La fama de Messi le ayuda en el conflicto de las marcas

Este jueves 17 de septiembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en el asunto C-449/18 P, EUIPO/Messi Cuccittini, EU:C:2020:722, que resolvía en casación el conflicto que enfrentaba una de las marcas de Lionel Messi con la marca de ciclismo MASSI. El TJUE le dio la razón al jugador argentino y avaló la concesión de su marca.

Contexto

En agosto de 2011, Lionel Messi presentó una solicitud de registro de la marca como marca de la Unión Europea para una serie de productos, incluidos aparatos de salvamento, prendas de vestir y artículos de deporte, ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la oficina encargada para el registro de las marcas de la UE.

El conflicto se inició en noviembre de 2011 cuando Messi recibió una oposición al registro de su marca para los aparatos e instrumentos de salvamento, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y artículos de gimnasia y deporte. La oposición se basaba en marcas registradas anteriores MASSI, marcas conocidas para bicicletas y accesorios de ciclismo; en este caso, en relación con cascos para ciclistas y prendas de vestir. El titular de esas marcas alegó que la marca MESSI debía ser denegada para los mencionados productos porque el consumidor medio en la UE podría confundirla con la marca MASSI.

(La legislación sobre marcas establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de marcas cuando, por ser idénticas o similares a la marca anterior y por ser idénticos o similares sus productos o servicios, exista riesgo de confusión en el público.)

La EUIPO estimó la oposición y denegó la marca MESSI al concluir que existía riesgo de confusión con MASSI. Consideró que las marcas eran similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», eran prácticamente idénticos en los planos visual y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

Pero, posteriormente, el Tribunal General (TG) dio la razón al jugador del FC Barcelona. Declaró que una parte significativa del público pertinente asociará el término «MESSI» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «MASSI» como un término conceptualmente diferente, y que esa diferencia conceptual neutraliza las similitudes visuales y fonéticas entre las marcas.

Para el TG, era poco probable que un consumidor razonablemente atento, informado y perspicaz de los productos designados por la marca MESSI no percibiera el signo figurativo MESSI como la marca del célebre jugador de fútbol con ese apellido, sino como una marca entre otras que parezca italiana por su sonido.

El TG apreció que la fama de Messi es tal que no es plausible que el consumidor medio, ante el signo MESSI como marca, se abstraiga del significado del signo como apellido del célebre jugador de fútbol y lo perciba únicamente como una marca más.

El TG consideró que el renombre del apellido Messi, en cuanto apellido de un jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio. Con ello, el consumidor asociaría la marca MESSI con Lionel Messi y no podría confundirla con MASSI.

Sentencia del TJUE

Dos de las cuestiones principales por resolver en casación eran determinar si el renombre del apellido Messi necesitaba ser probado y si, en su caso, la gran fama de Messi como jugador de fútbol, que constituía una diferencia conceptual respecto de la marca MASSI, era suficiente para evitar cualquier confusión en el público en el mercado.

El TJUE dijo ayer que sí al ratificar las apreciaciones del TG. Confirmó que el renombre del apellido Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, y que, por tanto, no se requería acreditar su exactitud.

En cuanto a la segunda cuestión, señaló que en la apreciación global del riesgo de confusión debe tenerse en cuenta también la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca, en la medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepción de la marca por el público pertinente. Y confirmó que la notoriedad de Messi constituye un factor relevante para establecer una diferencia en el plano conceptual entre el término «MESSI» y el término «MASSI».

Con todo, el TJUE ratificó la apreciación del TG que la marca MESSI es asociada al apellido Messi y que la fama y renombre del jugador argentino en la UE evita cualquier riesgo de confusión entre las marcas en el mercado.

Esta sentencia es una buena noticia para los deportistas famosos que quieren registrar sus nombres como marcas. El TJUE da a entender que, aunque existan marcas anteriores de terceros con las que a priori sus nombres se confundan, la fama y el renombre de los deportistas pueden evitar la confusión en el mercado y conseguir el registro de sus nombres como marcas.

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Por: Emil Edissonov

Abogado en Curell Suñol